Podstawową funkcją znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentom pochodzenia towarów lub usług objętych znakiem towarowym (funkcja wskazania pochodzenia). Znak towarowy stanowi również często instrument strategii handlowej stosowanej w szczególności dla celów reklamowych (funkcja reklamowa) lub instrument używany w celu uzyskania reputacji, mającej za zadanie przywiązać do niego konsumentów (funkcja inwestycyjna). Obecnie, gdy rynek reklam został zdominowany przez Internet i większość przedsiębiorców reklamuje się za jego pośrednictwem, niezmiernie istotna okazuje się ochrona znaków towarowych w nazwach domen internetowych. Przedsiębiorcy coraz częściej sięgają po narzędzia umożliwiające skuteczną ochronę zarejestrowanych na ich rzecz znaków towarowych, które inna osoba wykorzystuje w nazwie domeny internetowej.
Ochrona, którą przyznaje się uprawnionym do znaków towarowych, obejmuje swym zakresem także Internet, czyli m.in. wykorzystywanie znaków towarowych w nazwach domen. Szczegółowe kwestie dotyczące zakresu tej ochrony zostały uregulowane w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm., dalej „Prawo własności przemysłowej”).
Warto przy tym również wyjaśnić, że domena internetowa to adres identyfikujący komputer w Internecie. Bez wdawania się zbytnio w informatyczne szczegóły wskażemy jeszcze tylko, że takie domeny, które widzą użytkownicy Internetu i które są dość łatwe do zapamiętania, znajdują swoje odpowiedniki w postaci adresów IP widocznych dla komputerów (adresy IP składają się z czterech liczb oddzielonych kropkami). Domeną internetową jest np. domena o nazwie szulikowski.pl. Rejestracja domen krajowych (z końcówką .pl) w Polsce została powierzona Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (dalej „NASK”), choć większość domen z końcówką .pl jest rejestrowana i obsługiwana nie bezpośrednio przez NASK, a przez podmioty będące partnerami NASK.
Do naruszeń praw ochronnych na znaki towarowe w nazwach domen internetowych dochodzi zazwyczaj w sytuacjach, gdy domena zawiera w sobie oznaczenie chronione prawem ochronnym na znak towarowy. Użycie znaku towarowego w nazwie domeny, ze względu na specyfikę domen, polega na użyciu słownego znaku towarowego, jego fragmentu lub znaku z pewnymi modyfikacjami jako elementu nazwy domeny internetowej. Gdyby zatem, słowo „szulikowski” było zarejestrowanym znakiem towarowym, to w przypadku, gdyby inna osoba niż uprawniony z tego znaku zarejestrował domenę szulikowski.pl, mogłoby dojść do naruszenia praw ochronnych na znak towarowy. Każde użycie znaku towarowego w nazwie domeny należy jednak rozpatrywać indywidualnie na podstawie stanu faktycznego danej sprawy i przepisów Prawa własności przemysłowej.
Zgodnie z art. 296 Prawa własności przemysłowej, osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone może żądać od osoby, która naruszyła prawo zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody. Należy przy tym pamiętać, że ochrona taka na gruncie Prawa własności przemysłowej przysługuje w przypadku znaków zarejestrowanych w polskim Urzędzie Patentowym RP albo w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante, a dla podmiotów z zagranicy także za pośrednictwem Biura Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WPIO) w Genewie (Szwajcaria).
Roszczenie o zaniechanie naruszania prawa ochronnego w wypadku sporów o domeny internetowe będzie sprowadzało się przede wszystkim do żądania zaprzestania posługiwania się domeną zawierającą znak towarowy.
Jak więc przyszły abonent domeny może sprawdzić, czy dane oznaczenie nie jest zarejestrowane jako znak towarowy? W tym celu najlepiej przeszukać bazy danych Urzędu Patentowego RP oraz bazy międzynarodowe, zamieszczone na oficjalnej stronie Urzędu patentowego RP (www.uprp.pl).
Z drugiej strony, jakie kroki może podjąć uprawniony ze znaku towarowego, który chciałby zarejestrować nazwę domeny z końcówką .pl, a podczas przeglądania Internetu zauważył, że została ona już zarejestrowana? Wówczas, w pierwszej kolejności należy sprawdzić, kto jest abonentem domeny. Jeśli takie informacje nie zostały zawarte na stronie widniejącej pod domeną i domena jest krajowa (tzn. z końcówką .pl), należy sprawdzić bazę danych Whois (http://www.dns.pl/cgi-bin/whois.pl). Na tej stronie po wpisaniu nazwy domeny, pojawią się informacje dotyczące abonenta domeny (jeżeli nie są zastrzeżone), rejestratora domeny (podmiotu, który obsługuje daną domenę) oraz daty rejestracji danej domeny.
Po ustaleniu wszystkich powyższych informacji i stwierdzeniu, że rejestracja domeny narusza przyznane nam prawo ochronne na znak towarowy, w pierwszej kolejności warto zazwyczaj skontaktować się z obecnym abonentem domeny i poinformować go o przysługującym nam prawie. Może okazać się bowiem, że abonent domeny zupełnie nieświadomie naruszył nasze prawa. Jeśli takie rozmowy nie przyniosą skutku, wówczas pozostaje nam droga sądowa (sądy powszechne lub polubowne), którą ze względu na objętość niniejszej publikacji przedstawimy odrębnie.
Podsumowując, jeśli przysługuje nam prawo ochronne na znak towarowy i okaże się, że inny nieuprawniony podmiot zarejestrował i używa nazwy domeny zawierającej nasz znak towarowy w obrocie gospodarczym, wówczas przysługują nam uprawnienia wynikające z Prawa własności przemysłowej. Warto przy tym na koniec dodać, że ochrona przyznana w tym zakresie na gruncie Prawa własności przemysłowej nie jest jedyną ochroną przysługującą nam w takim przypadku. W zależności bowiem od sytuacji, możemy również skorzystać z ochrony przewidzianej w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz Kodeksie cywilnym.
Patrycja Dzięgielewska, aplikant radcowski
M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna